核心专利被提出无效审判请求时：应对、更正请求及业务影响评估

1 该专利在业务中支撑着什么

为决定如何答辩以及是否请求更正，应确定受到质疑的权利要求，并将其与该专利在业务中的作用联系起来。无效审判可以针对个别权利要求提出，因此整个专利未必以同样的方式受到质疑。

专利可能具有多种用途：将竞争产品排除在市场之外、获得许可收入、向被许可人等商业伙伴提供所承诺的排他性，或支撑未来的产品开发。这些用途往往相互重叠，而非择一。应确定受到质疑的权利要求支撑着其中哪些用途。在用途重叠时，应决定在本次审判中维护专利时优先考虑什么。如果这些考虑不一致，即使在程序上成功防御，也可能无法实现业务目标。

2 提交答辩书与请求更正：时间和目的上的限制

请求书副本送达后，审判长会指定提交答辩书的期间。这也是可以请求更正的期间。

更正请求只能在规定的期间内提出。这样的期间有以下五种：

1. 提交答辩书的期间。
2. 允许对无效请求理由作出变更要旨的补正后，重新指定的提交答辩书的期间。
3. 审判合议庭依职权通知无效理由后，提交意见书的期间。
4. 针对审决预告所指定的期间。
5. 驳回无效请求的审决被法院判决撤销，且在该判决确定后一周内提出申请时，审判长可以指定的期间。

上述最后一种期间，并不会仅因撤销审决的判决已经确定而自动给予。

更正所允许的目的也受到限制，共有以下四种：

1. 缩小权利要求的范围。
2. 订正误记或误译。
3. 澄清不明确的记载。
4. 删除权利要求对其他权利要求的引用。

即使更正符合上述目的之一，也不得超出说明书等可作为更正依据的文件所记载的范围增加新内容。此外，也不得实质上扩大或变更权利要求。

针对每一项无效理由，应考虑是否有反驳的依据、法律上允许的更正能否消除该理由，以及是否仍有问题无法解决。这一分析是准备答辩的起点。

3 更正后针对相关产品行使专利权

更正能否克服无效理由，并不是唯一的考虑因素。在解释权利要求时，也可能考虑与更正相关的说明。

例如，专利权人为将发明与现有技术区分开来，说明某一特征是指由单一部件构成的组件，而不包括由分别的部件接合而成的组件。如果专利权人拟行使权利所针对的产品是由接合的部件构成的，那么在主张侵权时就更难采用涵盖该产品的解释。对于同一权利要求中的同一用语，必须确认在无效审判和侵权诉讼中所作的陈述是否一致。应将其与此前在审查过程中所作的说明一并审查，确定拟主张的解释，然后据此重新评估对方的产品。

在此项评估中，应将两个问题分开。第一，对方的产品在更正后是否可评估为满足权利要求的全部构成要件、不满足这些要件，或者仍需调查？应针对每个型号、规格和相关期间分别评估。不仅要考虑目前在售的产品，还要考虑与损害赔偿请求相关的过去规格。第二，如果评估为满足构成要件，该评估的依据能否在法庭上得到证明？应针对因更正而增加或缩小的每一项构成要件确定证据。对实物产品进行分析是否足够，还是需要对方业务内部保存的记录？对于尚未取得的证据，还应评估何时能够取得。

当更正缩小了权利要求时，对于不属于字面文字范围的特征，仍可能依据等同原则提出主张。但是，如果该特征被认为是为了与现有技术相区分而有意排除的，该主张也可能受到限制。

表：评估拟采取的答辩及更正方案时需确认的要点

问题	需要检查的问题	需要作出的决定
论点和更正的可行性	仅凭论点能否推翻无效理由？拟议的更正在法律上是否允许，能否克服这些理由？	答辩的方针、是否需要更正，以及可能的更正内容。
解释的一致性	为区分发明与现有技术所作的说明，是否与涵盖对方产品的解释以及此前的说明相一致？	需要采纳的解释和需要修改的论点。
涵盖的产品	每个型号、规格和相关期间是否满足更正后权利要求的全部构成要件？是否已将不满足与信息不足加以区分？	在权利行使中应保留或剔除的产品，以及需要进一步调查的产品。
证明的前景	哪些证据能够证明增加或缩小的构成要件？缺少的证据能否取得并提交？	取证方针以及是否采用该更正。
对业务和合同的影响	更正将如何影响对竞争对手的排除、许可收入、所承诺的排他性及未来的产品开发？是否需要通知或协商？	可接受的缩小程度，以及所需的调整和说明。
决定和提交的时间	调查和内部决定能否赶在更正机会、诉讼文件提交及合同通知期限之前完成？	何时决定方针、提交文件及发出通知。

本表展示的是本所整理问题的思路。适当的应对取决于无效理由及拟议更正的具体内容。

4 并行的侵权诉讼

专利权人在行使专利权期间，对方可能请求无效审判。在侵权诉讼中，对方也可以主张该专利应被宣告无效，审理侵权案件的法院也可以对该问题作出判断。

法院在诉讼中的判断仅在该案当事人之间发生效力。相反，无效审决一旦确定，与被宣告无效的权利要求相关的专利权，原则上视为自始不存在。针对部分权利要求的无效审决确定，并不会自动使其他权利要求消灭。

为通过更正对抗无效抗辩，专利权人原则上必须向日本专利厅请求更正，并在诉讼中具体证明：该更正在法律上是允许的，能够消除所主张的无效理由，且对方产品落入更正后专利的技术范围。这就是基于更正的再抗辩。无需等到更正确定，即使在依法无法提出更正请求的期间，也可能提出该再抗辩。除非存在特殊情况，如果未在事实审口头辩论终结前提出该再抗辩，专利权人便不能以其后确定的更正为由对该判断提出异议。即使在口头辩论终结前，该再抗辩也可能因提出时机过晚而被驳回。

5 合同及与外部各方的沟通

许可协议可能规定，在权利有效性受到质疑时须通知或协商。如果已向商业伙伴承诺独家供应或使用，应确认在因更正而缩小的范围内能否继续履行该承诺。如存在法定独占许可（专用实施权）的持有人或质权人，还应确认更正请求所需的同意。

应对照合同确认通知和协商的要求，并在任何说明中区分已确认的事实与不确定的前景。有关许可范围的争议，请参阅“知识产权许可争议”。

6 审决作出后

撤销审决的诉讼，可自审决书誊本送达之日起30日内提起。这是不可延长的法定期间，但对于居住在偏远地区或交通不便地区的人，可以指定附加期间。该诉讼由知识产权高等法院审理。

答辩及任何更正的方针，必须考虑更正后的专利能否继续针对相关产品行使，以及该方针是否与侵权诉讼和合同承诺相一致。我们就无效理由及拟议更正、包括答辩书准备在内的审判程序、并行的侵权诉讼以及撤销审决的诉讼提供咨询。

关于本所的知识产权业务，请参阅“知识产权、IT与数据”。

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