公司使用的专利和商标由总经理个人持有时：业务传承前需要作出的决定

1 所有权及目前使用的依据

首先，确认登记的权利人以及取得该登记的经过。对于专利，需查明由谁、在何时完成发明，该人当时担任的职务，以及是否有规章或协议规定由公司取得权利。还需确认这些规章或协议的内容及其是否已得到履行。公司是根据新安排从总经理处购买权利，还是请求履行既有协议，会影响对价以及需要考虑的文件。对于商标，还需确认申请和取得的经过以及其后的转让情况。

与所有权问题分开，还需确认公司目前使用这些权利的依据。如有明示许可，应审查其范围、期限及终止条件。即使没有书面合同，也应考虑是否存在口头约定，以及电子邮件、付款记录和关于使用的往来通信能否证明存在明示或默示许可及其范围。

对于专利，若发明属于职务发明，雇主可能享有法定的通常实施权。公司管理人员也属于职务发明规定所涵盖的人员。商标则不适用同样的前提。公司过去的使用，并不会自动产生相当于职务发明所产生的权利。

2 权利人发生继承或转让后的变化

继承人原则上概括继承被继承人遗产中的一切权利和义务。如果权利人生前已有效设定许可，且没有在死亡或类似情况下终止许可的约定，则权利人由继承人替代这一事实本身，并不会使既有许可消灭。不过，仍存在其他问题。

其一是多名继承人共有该权利。除共有人另有约定外，各共有人均可不经其他共有人同意，自行实施专利发明或使用该商标。继承人个人继承了权利份额，本身并不意味着公司可以这样做。既有许可或法定通常实施权可以成为公司使用的依据。但是，向公司授予新的许可，或新延长许可的期限或扩大其范围，需要取得该权利全体共有人的同意。这一点需与既有协议项下的自动续约等事项分开确认。

另一个问题是能否证明既有许可的存在及其条款。若没有书面记录，公司将需要向继承人说明许可的范围。

转让给第三人则涉及另一问题。专利的通常实施权，对在该实施权产生后取得专利的人具有效力。商标的通常使用权经登记后，对其后取得商标权的人具有效力。关于许可范围或终止的纠纷，请参阅“知识产权许可纠纷”。

3 转让和许可之间的选择

公司能够使用某项权利，与公司能够决定向谁授予许可、权利是维持还是处分以及在业务出售时如何处理，是不同的。公司持有的专利通常实施权，并不会自动阻止总经理向第三人授予许可。通常实施权本身也不赋予请求禁令的权利；仅凭合同上的独占约定，也不能产生该权利。请利用下表确定公司需要通过取得所有权获得哪些额外权限，以及改进许可条件能否满足这些需要。

表：公司取得权利与个人继续持有并确保公司使用的比较

问题	公司取得权利	个人保留权利，并确保公司的使用
公司的使用	公司作为权利人实施该发明或使用该商标。	公司在法律或合同允许的范围内实施或使用。
许可与侵权应对	公司自行决定新的许可及禁令请求。	双方约定对第三人许可的限制，以及在应对侵权方面的合作。
维持与处分	公司作为权利人，自行决定权利的维持、放弃及转让。	双方分配维持权利的责任，并就放弃或转让的处理达成约定。
总经理的继承	权利本身不构成总经理个人遗产的一部分。	既有的许可安排原则上由继承人承继。共有关系产生后，新的许可及类似安排需要取得共有人的同意。
对价与公司审批	双方结合既有使用权及所取得的额外利益，考虑转让价格和必要的审批。	双方考虑是否支付许可费及其条件、所确保的额外利益以及必要的审批。
传承或出售的完成	双方将权利的取得与股份或业务的传承或转让相协调。	双方确认继续使用、许可转让的条件以及对第三人的对抗效力。

注：本表中“继续使用”的方案以专利的通常实施权或商标的通常使用权为前提。专利的专用实施权或商标的专用使用权所赋予的权限则有所不同。即使由公司取得权利，也可能因既有的第三人权利或合同而仍存在限制。

4 对价与公司审批

由总经理个人向公司转让权利或进行有偿许可时，应明确公司获得什么以及为何付费。确认公司已持有的使用权、权利的范围和剩余期限，以及任何对第三人的许可。记录在取得与继续许可之间作出的选择、其理由以及估值假设。对于许可，独占性、期限及终止条件也构成评估的一部分。取得职务发明的权利时，需确认适用的法律、规章和协议对报酬或利益的处理。请与估值顾问和税务顾问共享这些权利和条件。

股份公司与身为董事的总经理之间的利益冲突交易，原则上须披露重要事实并事先取得批准：设有董事会的公司由董事会批准，其他公司由股东大会批准。该总经理不参与董事会的表决，且必须在交易后毫不迟延地向董事会报告该交易的重要事实。请保存估值资料、已考虑的替代方案的记录，以及协议和记载批准的会议记录。仅凭取得批准，并不能证明对价合理。

5 继承前的时间安排与文件

股份的传承或出售并不会自动终止对公司的许可。但如果许可协议规定股权变动时终止或须事先同意，则需确认拟进行的传承是否属于该条款的适用范围。请在交割前办妥必要的修订和同意。对于存在法定通常实施权的专利，应将合同许可的终止与该法定权利的存在分开考虑。

如因业务转让而由另一家公司成为使用者，专利的通常实施权可能可以与实施该发明的业务一并转移。相反，伴随业务转让转移商标的通常使用权，需要取得商标权人的同意。还需确认合同上的同意要求。

时间安排不能仅凭“应在继承前完成”这一说法来决定。仅凭股份的传承或出售，并不能将总经理个人的权利转移给公司。应确定在管理层更替或并购交易交割时公司必须已确保哪些权利，并据此完成必要的步骤。将专利权或商标权转让给公司时，需考虑到转让自登记时起生效。关于股东名册上的股东与实际股东不一致的问题，请参阅“股份归属纠纷，包括以他人名义持有的股份”。

所需文件取决于所选方案。转让时，应涵盖所涉权利、对价、交割日期及必要的公司审批。许可时，应涵盖范围、期限、终止条件、对价，以及维持权利和应对侵权的责任分配。如由个人保留权利，需确认与遗嘱或其他关于权利继承的安排是否一致。对于公司使用的商标，还应分配标示和质量控制的责任。

是转让权利，还是在确保公司使用的前提下保留个人所有权，需要将公司所需的权限、对价、审批程序和传承时间表综合考虑后决定。我们可就所有权和使用依据的调查、转让和许可的条件及对价、公司审批程序以及合同的拟定提供建议。

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