上市筹备中的知识产权整改：审查权利、合同、规章及实际做法

1 要求的来源及背后的关切

如果公司被要求“整顿知识产权事务”，首先应确认原始表述。查明由谁、在哪个环节提出该问题，以及其关切是什么。

在IPO筹备期间，主承销证券公司就资本政策和内部组织体制提供建议，并支持相关程序性工作。另外，它还会就公开募集、公开出售或类似交易对公司进行承销审查。不要将顾问部门的认可视同承销审查的结论。应与提出要求的人确认该要求的目的及所期待的应对程度。

对于审计法人提出的问题，应确认其源于财务报表审计中的核查，还是源于筹备期间的指导和建议。对于证券交易所上市审查中提出的问题，由公司根据支持性材料作答。应确认与主承销证券公司的联络窗口及答复起草的责任分工，但需认识到，与该证券公司达成一致本身并不决定交易所的评估。

这并不意味着向不同的对象提供不同的事实。应保持事实一致，并针对各对象的目的准备所需的说明。

关于全公司范围的整改以及专业顾问之间的角色分工，请参阅“IPO支持及后台体制建设服务”。

2 核心业务所需权利的所有权和许可

如果核心业务依赖于登记在他人名下的专利或商标，应确认相关权利及其取得经过、公司获准使用的范围、合同期限和终止条件，以及业务对这些权利的依赖程度。公司并非权利人这一事实本身，不必视为缺陷。

如果无法确认使用的持续性，应考虑必要的应对措施，例如取得权利，或签订或修改许可协议。转让专利权或商标权时，需为权利人一方的审批、对价的商定以及转让登记（转让自登记时生效）预留时间。如以合同解决，不仅要约定期限和终止条件，还要约定独占性、由谁以及如何应对侵权、维持权利的责任和费用，以及进行必要披露的可能性。

如果对方是大学，应确定谈判联系人以及有权决定合同条件的人。如果大学对转让或许可条件有相关政策，则需在这些限制范围内进行谈判。还需确认是否需要共有人的同意以及是否已取得该同意。在难以转让的情况下，重点就在于哪些条件可以通过合同加以确保。不应将专利的专用实施权视为唯一的答案。专用实施权的设定同样需要登记，并非缩短时间表的手段。

如果对方是创始人本人或其资产管理公司，应区分个人与法人。确定合同当事人以及有权代表该当事人的人。交易条件是否合理以及是否需要利益冲突审批，取决于具体关系和公司的治理结构。不应将创始人个人的同意视为已完成资产管理公司的决策程序。

如果公司已收到违约指控或解除通知，也请参阅关于“知识产权及许可纠纷”的指南。

3 过去对权利的处理以及今后的规则和做法

采用新的职务发明规章，并不会自动解决过去发明的权利归属或报酬及利益方面的问题。

关于权利的取得，应确认发明完成的时间、发明人当时的所属部门和职务、适用的规章或合同，以及公司取得权利的时间。仅以申请日为基础的时间表，可能无法反映相关事件。应区分权利自始归属于公司与通过承继或转让取得，并分别核实其依据。如果公司尚未取得权利，应考虑是否需要取得、现有规章或合同是否允许取得，以及是否需要签订新的协议。已经取得但缺少记录的情形，与权利尚未转移给公司的情形，需要采取不同的应对。

关于报酬和利益，应确认适用的法律以及当时有效的安排。应分别审查制定标准时的协商、标准的公开，以及就个别决定听取本人意见这几个环节。规章中写明的程序与实际执行的程序是两回事。同样，仅因没有规定格式的记录，也不能认定未进行任何程序。还应确认付款及利益给予的记录。

在今后的运作中，应明确发明申报、权利取得、利益决定以及处理意见和异议的责任人。除批准规章外，还需确认沟通、接收发明申报及决策是否实际在进行。同时，应决定有关第三人权利的调查和评估结果以及警告函，以何种方式向谁报告，以及由谁作出决定。

关切及所需应对

根据所提出的问题，整理必要的应对措施和支持材料。示例如下。

背后的关切	整改方案及必要的协议	展示实施情况的材料	影响时间表的未决事项
不能确定使用核心技术的权限或使用连续性。	核实使用的依据。必要时，与权利人、共有人或其他人就转让或合同修订达成协议。	已签署的协议、同意书以及必要登记的记录。	权利人一方的审批、条件的商定以及安排的生效。
与创始人或相关方的交易条款或批准仍未解决。	审查交易的必要性及其条件，取得必要的公司审批，并与对方商谈条件。	评估条件的材料、审批记录及协议。	条件的合理性，以及审批机构和程序的确定。
无法确认对过去职务发明的权利取得。	核实取得的依据；如尚未取得权利，考虑与权利人达成协议。	当时有效的规章和合同、发明记录，以及取得或承继的证据。	确定发明人及相关日期，并与前员工或其他人协调。
对过去发明的报酬或利益的处理尚未得到核实。	确认适用的法律和安排，并考虑必要的付款或利益给予。	制定和告知标准、个别决定以及付款或利益给予的记录。	过往记录、相关人员的意见，以及未解决事项的范围。
关于第三人权利的调查结果及警告未能转化为决策。	由法务、开发及其他相关部门确定需要进行检查的时机、报告渠道和决策权限。	规章与程序，以及实际的报告和决策记录。	责任与权限的分配，以及实施开始后的记录审查。

这些材料仅为示例。仅收集这些材料本身，并不能证明所关切的问题已经解决。应确认其内容、法律效力和实际运作。同一事项可能同时属于多行。

4 时间表及无法如期完成的情形

应分别跟踪合同签署、法律效力的发生、实际运作的核实以及为审查所作说明的进展和完成情况。转让专利权或商标权时，应预留到完成转让登记为止的时间。对于内部规章，应预留在相关活动中核实并记录其运作所需的时间。

如果无法如期完成，不应想当然地认为必然会有替代方案。应识别在此期间仍未核实的事实、尚未达成的协议以及将持续存在的业务困难，然后考虑应对措施及其对上市时间表的影响。

整改应从要求的来源及其背后的关切入手，进而确定需要取得谁的同意和哪些内部决定，以及哪些材料可以说明应对情况。我们可就针对所提问题的整改方案、与权利人、共有人、创始人等的协议，以及职务发明规章及其运作的修订提供建议。

关于本所的知识产权业务，请参阅本所知识产权业务指南。

Contact

提出咨询

请告知情况概要、已收到的通知及其日期，以及需要遵守的任何期限。

联系表单

我们可以通过中文电子邮件与您沟通。由于能够使用中文进行面谈的人员有限，安排面谈日程可能需要较长时间。

Related information

相关解说与业务领域

知识产权、IT与数据：概览

根据不同情况，分别介绍权利纠纷、商业秘密被带走以及系统开发和数据管理的个别指南。

知识产权、IT与数据（业务领域）

本所业务领域，涵盖知识产权的取得与运用及侵权应对、IT与系统相关合同以及数据处理。

本文仅提供一般性信息，不构成针对任何具体事项的法律意见。有关您的具体情况，请与我们咨询。内容依据最后更新日期时有效的法律法规编写。