在共同开发合同中同意知识产权共有之前：明确商业化所需的条件

1 明确计划中的商业化所需的使用条件

首先，明确各方计划如何在其业务中使用这些成果：是将其纳入自己的产品或服务、允许承包商或子公司使用，还是以向第三人许可作为主要收入来源？然后，确定相关行为，如复制、修改、纳入产品、供应以及向第三人许可。无需按照公司规模或是否为大学等属性对各方进行分类。应根据各方的业务计划确定所需的使用条件。

如果成果包括专利和软件著作权，共有人自己使用时的法律出发点在两者之间有所不同。除另有约定外，专利的各共有人均可不经其他共有人同意而实施该专利发明。对于共有的软件著作权，属于著作权保护范围的使用（如复制和改编），除法律允许无需授权即可使用的情形外，需要取得全体共有人的同意。应将单纯启动或运行程序与上述行为区分开来；同一产品或服务同时涉及两种权利时，应分别确认各项权利的条件。

当事人可以在合同中事先约定允许的使用；并不一定每次都需要重新达成协议。不应仅凭“成果归双方共有”这样一句话来判断。应对照合同整体以及达成协议时的情况，确认允许使用的范围。

著作权的共有人无正当理由不得妨碍协议的达成。但是，仅凭自己认定对方的拒绝没有正当理由，并不意味着就可以开始需要取得同意的使用。如果对方拒绝同意，应确认其理由以及现有协议的范围，并考虑调整使用的范围或条件。

所有权份额相同，并不一定意味着商业化的机会相同。计划在自己的产品中实施共有专利的一方，与计划通过向第三人许可来获取收入的一方，所需的同意和合同条件各不相同。除持有比例外，还应确认各业务计划所需的使用条件。

各商业化计划的确认要点

计划的商业化方式	共有情况下的确认要点	签署前需确定的事项
用于自己的产品或服务：专利	除另有约定外，共有人可以不经其他共有人同意而实施该发明。	是否有限制实施该发明的特别约定，以及这些限制的范围。
用于自己的产品或服务：软件著作权	属于著作权保护范围的复制、改编及其他使用，原则上需要取得全体共有人的同意。	就所涵盖的软件以及复制、修改、纳入和供应的范围达成协议。
通过承包商或子公司使用	仅凭子公司的身份，并不赋予使用成果的权限。应确认委托外部制造是否构成专利共有人自己实施该发明，以及根据约定的使用条件或其他适用依据，是否允许复制或修改软件。	所涵盖的主体和行为、必要的同意和许可，以及分包和信息披露的范围。
向第三人许可	共有专利和共有著作权，都需要取得其他共有人的同意或合意。	被许可人、允许的使用及事先约定的条件；许可收入的分配。
随业务转让共有份额	转让份额需要取得其他共有人的同意。	转让条件，以及有关使用的相关协议的承继。

注：本表针对共有的专利和著作权。同一产品或服务同时涉及两种权利时，请同时确认前两行。还应考虑现有协议及法律允许的使用，并另行确认有关背景技术和第三人权利的条件。

2 确认背景技术获准的商业用途

确定各方带入项目的专利、软件和专有技术，并将其与共同开发产生的成果区分开来。还应确认成果的定义没有将独立于项目而取得或开发的技术纳入其中。

为研究目的披露背景技术，其本身并不意味着可以将该技术用于制造和销售产品或提供服务。应区分研究用途与商业用途，并对照合同整体和协议达成时的情况，确认所涵盖的技术、允许的目的、获准使用者以及期限。对于共同开发结束后仍需要的技术，还应设定继续使用的条件。

明确需提供的信息、获准使用者和期限，以及终止后的继续使用。如果一方带入从第三人处获得的技术，应确认该方有权向另一参与方许可的范围。

3 区分共同开发成果与后续改进成果

划定本成果所包含的改进，与各公司单独进行的开发或后续改进之间的界限。判断时应参考开发主题、由谁以何种方式作出贡献以及所使用的技术，而不仅仅看相关工作是否发生在合同期间内。

对于改进成果，不仅要考虑所有权，还要考虑自己使用及向第三人许可所需的披露和许可条件。

应将最初共同成果的所有权，与将针对这些成果的发明或其他改进转让给对方的义务分开考虑。最初成果归一方单独所有，本身并不会立即产生《反垄断法》上的问题。相比之下，日本公正交易委员会的立场是：要求参与者将对共同成果的发明或其他改进转让给另一参与者，或向该参与者授予独占许可，除非有正当化该要求的特别理由，否则构成不公正交易方法。

同意合同本身，也并不能消除《反垄断法》上的问题。如果处于优越谈判地位的一方无正当理由，单方面将成果的权利归属于自己，或要求对成果的实施施加不当限制，而对方因担心今后的交易而实际上不得不接受，则可能构成滥用优越地位。

4 将所有权与使用条件相结合，并在签署前确定

应根据各方的业务计划，将“共有并事先同意必要的使用”与“单独所有并向对方许可其所需的使用”两种方案进行比较。既要确认所有权所带来的权限和限制，也要确认可通过合同确保的使用条件。

对于商业化所必需的最低限度条件，避免仅以“另行协商”加以搁置。对于签署时无法确定的事项，应明确何时作出决定、由谁进行协商并作出决定，以及未能达成协议时如何处理。

向对方提出一个整体方案，将所有权安排与所涵盖的成果、获准使用者和行为、必要的背景技术以及改进成果的处理结合起来。应将所有权与必要的使用条件一并提出，而不是先单独确定所有权。

先决定所有权，可能会遗漏计划中的商业化所必需的使用条件。我们可就确定业务计划所需的使用、设计所有权与使用条件（包括背景技术和改进成果）以及与对方谈判协议提供建议。

相关文章：集团公司使用的技术和商标：重组后使用及未来分离的设计（适用于还需要考虑集团内部使用或未来重组的情形）。

涉及许可协议的纠纷，请参阅“知识产权许可纠纷”。

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