共同開発契約で「成果は共有」とする前に――事業化に必要な利用条件をどう決めるか

1　予定する事業化を踏まえた、必要な利用条件の洗い出し

まず、成果をどう事業に使う予定かを具体化します。自社の製品・サービスに組み込むのか、委託先や子会社に使わせるのか、第三者への利用許諾を収益の柱にするのか。そのうえで、複製、改変、製品への組込み、提供、第三者への許諾といった行為を洗い出します。ここで会社の規模や、大学かどうかといった相手の属性で分類する必要はありません。それぞれの事業計画から、必要とする利用条件を洗い出します。

成果に特許権とプログラムの著作権が含まれる場合、共有者自身が利用する際の法律上の出発点は異なります。共有特許は、契約で別段の定めがなければ、各共有者が他の共有者の同意なく実施できます。共有著作権の対象となるプログラムの複製・翻案など、著作権が及ぶ利用には、法律上、許諾なしで利用できる場合を除き、共有者全員の合意が必要です。単なる起動・実行とこれらの利用を区別し、同じ製品・サービスに両方の権利が関わるときは、それぞれの条件を確認します。

利用の合意はあらかじめ契約で定めることができ、都度の合意が必要とは限りません。「成果は共有」という一文だけで判断せず、契約全体と合意の経緯から、認められた利用範囲を確認します。

共有著作権については、各共有者は正当な理由なく合意の成立を妨げることはできません。ただし、拒否に正当な理由がないと自己判断するだけで、合意を要する利用を始めてよいわけではありません。合意を拒まれた場合は、その理由と既存の合意の範囲を確認し、利用範囲や条件の調整を検討します。

持分を均等にしても、双方の事業化の機会が均等になるとは限りません。共有特許を自社製品で実施する当事者と、第三者への許諾による収益化を予定する当事者とでは、必要な同意や契約条件が異なるためです。持分の割合と併せて、それぞれの事業計画に必要な利用条件を確認します。

予定する事業化ごとに確認すること

予定する事業化	共有の場合に確認する点	締結前に決める事項
自社の製品・サービスで使う〔特許権〕	別段の契約がなければ、他の共有者の同意なく実施できる	実施を制限する特約の有無・範囲
自社の製品・サービスで使う〔プログラムの著作権〕	著作権が及ぶ複製・翻案等には、原則として共有者全員の合意が必要	対象プログラム、複製・改変・組込み・提供の範囲についての合意
委託先・子会社を通じて使う	子会社であることだけでは利用権限は及ばない。特許の委託製造が共有者自身の実施に当たるか、プログラムの複製・改変等が利用合意等で認められるかを確認	対象法人・行為、必要な同意・許諾、再委託と情報開示の範囲
第三者に許諾する	共有特許権・共有著作権とも、他の共有者の同意・合意が必要	事前に合意する許諾先・利用範囲・条件、許諾収入の分配
事業とともに共有持分を譲渡する	持分譲渡について他の共有者の同意が必要	譲渡条件、関連する利用契約の承継

注記：特許権・著作権が共有されている場合の整理です。同じ製品・サービスに両方の権利が関わるときは、最初の2行を両方確認します。既存の合意や法令上認められる利用を踏まえ、既存技術・第三者の権利に関する条件も別に確認します。

2　既存技術を事業に使える範囲の確認

各当事者が持ち込む特許、プログラム、ノウハウを特定し、今回の共同開発で生まれる成果と区別します。共同開発と無関係に取得・開発する技術まで、成果として扱う範囲に取り込んでいないかも確認します。

研究のために既存技術の開示を受けたことだけで、その技術を製品の製造販売やサービス提供に使えると判断することはできません。研究での利用と事業化での利用を区別し、契約全体と合意の経緯から、対象技術、利用できる目的・主体・期間を確認します。共同開発が終わった後も必要な技術については、その利用を継続できる条件も定めます。

必要な情報の提供、利用できる主体と期間、終了後の継続利用を具体化します。第三者から導入した技術を持ち込む場合は、持ち込む側が相手に許諾できる範囲も確認します。

3　共同開発の成果と、後続の改良の切り分け

今回の成果に含める改良と、各社が別途行う開発や後続の改良を区切ります。開発テーマ、誰がどのように関与したか、どの技術を使ったかとの関係で判断し、契約期間内に生まれたかどうかだけでは決めません。

改良については、帰属だけでなく、自社で使うため、また第三者に許諾するために必要な開示と利用許諾の条件も検討します。

当初の共同成果の帰属を決めることと、共同成果の改良発明等を相手に譲渡させる義務を課すことは、分けて検討します。当初の成果を単独帰属にすること自体が、直ちに独占禁止法上問題になるわけではありません。一方、公正取引委員会は、共同成果の改良発明等を他の参加者に譲渡し、又は独占的に実施許諾する義務を課すことについて、特段の正当化事由がない限り、不公正な取引方法に当たるとの考え方を示しています。

また、契約に合意したことだけで、独占禁止法上の問題がなくなるわけではありません。取引上の優越的な立場にある当事者が、正当な理由なく成果に係る権利を一方的に自らに帰属させたり、一方的に不当な実施制限を求めたりし、相手が今後の取引への影響を懸念して受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用が問題となり得ます。

4　帰属と利用条件の組合せと、締結前の確定

帰属案は、共有にして必要な利用にあらかじめ同意する案と、単独帰属にして相手に必要な利用を許諾する案を、それぞれの事業計画に照らして比べます。その際は、帰属によって生じる権限や制約と、契約で確保できる利用条件の両方を確認します。

事業化に不可欠な最低限の条件を、単に「別途協議」として残さないようにします。締結時点で決めきれない部分については、決定の時期、協議と判断を担う者、まとまらなかった場合の扱いを定めます。

相手に示すのは、対象となる成果、利用する主体と行為、必要な既存技術、改良の扱いを、帰属案と組み合わせた一つの案です。帰属の結論だけを先に決めず、必要な利用条件と一緒に提示します。

成果の帰属だけを先に決めると、予定していた事業化に必要な利用条件が抜け落ちることがあります。当事務所では、事業計画に即した利用条件の洗い出し、既存技術と改良成果の扱いを含む帰属と利用条件の設計、相手方との契約交渉について、個別のご相談をお受けしています。

関連記事：グループ会社で使う技術・商標――再編後の利用と将来の切り分けをどう設計するか（グループ内の利用や将来の再編まで検討する場合）

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