制造技术申请专利还是作为秘密保留：预期工艺变更时的决策与记录

1 过去的披露和未来用途

确定过去披露的接收方、披露条件以及所披露信息的范围。应考虑共同开发伙伴、承包方、零部件供应商、展会和学术会议。是否有保密安排，其涵盖了哪些内容？披露仅限于图纸，还是延伸到配方和工艺条件，评估会有所不同。

其次，考虑今后的制造和使用。生产是继续在公司自有工厂进行、委托外部，还是在海外基地进行？是否计划增产或转移生产基地？

保护形式只能在这些事实的基础上决定。技术在公司自有设备上使用期间或许可以保密，但如果为扩大产量而必须向外包方提供工艺条件，这一前提就会改变。

2 对技术的不同部分分别采用专利保护或保密

即使是单一产品，也应针对技术的不同部分，分别考虑申请专利还是保密。

专利的优点在于，除先使用权等例外情形外，即使其他公司是独立开发出该技术的，权利人也可以请求禁止其在专利范围内实施。但是，专利申请原则上会被公开，可能为其他公司提供可用于规避设计的信息。如何证明侵权，是与取得权利不同的另一个问题。虽然存在在一定情形下可推定使用了专利制造方法的机制，但其适用范围有限。此外，申请专利保护的发明还必须在说明书中记载得足够清楚、充分，使相关领域具有通常知识的人能够实施。

未公开的技术要作为商业秘密受到保护，必须作为秘密进行管理、具有有用性，并且不为公众所知。仅仅将信息保留在公司内部，并不等同于作为秘密进行管理。

表：技术各部分中，从公司外部能够确定与无法确定的内容

技术部分	可从外部确定的内容	无法从外部确定的内容	需要保留的技术记录
结构和尺寸	通过拆卸、横截面观察、X射线CT或类似方法可识别的形状、测量尺寸和部件排列。	设计公差、加工及装配顺序，以及所用夹具。	包括公差和修订历史在内的图纸、加工及装配条件，以及尺寸测量数据。
材料和成分	产品中的成分、其含量及结晶状态，视分析方法和检出限而定。	反应或蒸发前的原料用量、添加顺序，以及中间阶段的加工条件。	原料规格和批次、用量和添加顺序、加工条件，以及分析方法和结果。
制造条件	金相组织、硬度等可能反映加工条件的产品特性。	在能够产生类似特性的多种组合中，实际采用的温度、时间和压力组合。	工序顺序、设备设定值、实测材料温度等时间历程，以及变更前后的对比试验。
设备和控制	公开资料中记载的机构、演示中可观察到的动作，以及对输入和输出的响应。	内部夹具的细节、控制逻辑和传感器校准值。	设备和夹具图纸、改造历史、程序及其版本、设定值和校准值，以及运行日志。

注：能够确定的内容取决于对象以及测量或分析方法。第三列的示例，是仅凭第二列的观察或分析无法唯一确定的事项。

3 是否满足先使用权的要件

如果其他公司独立完成相同发明并取得专利，先使用权可能为公司在其范围内继续开展活动提供依据。基准时点原则上是该专利申请的申请时，但对于享有优先权利益的发明，则以优先权日为准。公司必须是在不知道对方申请中的发明内容的情况下自行完成该发明，或者从以这种方式完成发明的人那里得知该发明，并且必须在基准时点在日本实施或准备实施涉及该发明的业务。“准备”要求立即实施该发明的意图已以客观上可认识的形式表现出来。公司可以选择对已完成的技术保密而不决定将其商业化，但仅有技术完成的记录并不能确立先使用权。在基准时点之后才开始准备，并不能弥补基准时点上的不足。应同时考虑不公开的好处，以及未来的使用可能尚未得到先使用权保障这一事实。

4 工艺变更是否仍在同一发明的范围内

基于先使用权的实施，限于基准时点该业务的目的范围内。量产开始后，可能会调整运行条件、更换材料、升级设备。一般认为，先使用权并不固定于当时所采用的具体实施形式，也可以及于不致使该实施形式所体现的发明丧失同一性的变更。但是，并不存在允许材料按特定比例变更、或者仅因性能不变即允许变更的统一规则。

内部审查有四个步骤。

第一，确定作为比较基础的技术。基准不是变更前一刻的工艺，而是公司在第3节所述基准时点正在使用或准备使用的具体技术。应使用当时的图纸、配方、工艺条件和试验结果，确定当时已做好实施准备的内容。

第二，在足以明确其技术意义的层面上确定变更内容。“更换原料供应商”“设备升级”之类的描述并不充分。对于材料，应考虑成分、杂质和粒径；对于设备，应确定与相关技术有关的加热、加压和混合条件的变化。微量成分未必无关紧要，同一型号的设备在相关方面也未必相同。

第三，比较解决技术问题的机理以及由此产生的作用效果。在变更前后，分别是哪些特征或工序的组合实现了目的？最终产品满足相同的质量规格这一事实，本身并不能证明技术思想保持不变。

第四，审查与对方专利的关系。

即使设备的温度设定不变，材料实际经历的温度和加热时间也可能发生变化。更换炉子后，如果炉内气氛或工件摆放位置发生变化，即使按相同设定运行，也未必能重现材料的热历程。应将变更前后的规格、变更理由和对比试验结果关联起来保存，并结合相关专利一并审查。

5 连接技术与业务的记录

应将技术记录和业务记录按相互关联的时间顺序保存，使其既能证明基准时点的技术，也能证明当时业务或其准备的状态。对技术文件实施版本管理，并能够通过采购订单号或生产批次追溯哪一版本在何时用于生产。对于试验结果，应保存测量方法、测量时间和样品的保存条件。事后对旧样品进行试验所得的结果，未必能证明其在制造时的状态。

仅证明日期，并不能证明先使用权所需的全部事实。记录必须显示谁知道什么、何时作出了决定，以及工作进展到何种程度。此外，还应确定由开发部门还是知识产权部门负责汇总记录，以及在相关人员调动或离职后，是否仍有人能够说明来龙去脉。

6 需与接收方及承包方约定的条款

生产外包时，应与外包方具体约定必须保存哪些记录，包括规格版本、材料、工艺条件和检验结果。除保存期限外，合同还应约定记录在何时、以何种形式提供给公司，记录在纠纷中作为证据使用，以及合同终止后在提供文件和说明方面的协助。应在业务关系存续期间取得重要记录，并确保终止时的返还或删除条款不会导致必要资料丢失。记录由分包商持有时，同样如此。

应限定所披露技术的使用目的，并考虑其被用于为其他公司进行生产的可能性（参见“竞争对手不当使用商业秘密时的应对”）。在共同开发中，应事先就发明及权利的归属以及专利申请的处理达成一致（参见“他人未经授权申请专利时的应对”）。

在海外生产的情况下，应确认在日本实施该发明的业务活动或其准备，例如向日本进口。生产国的专利应与日本的先使用权分开考虑。

适当的保护形式取决于过去的披露情况和未来的生产安排。公司依赖先使用权时，记录和合同需要能够支撑这一依赖。本所就个别技术的保护策略、支持先使用权的记录设计，以及与技术接收方和外包方之间关于保密和记录提供的协议提供建议。

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