Intellectual Property
製造技術を特許にするか、秘匿するか――工程変更を見据えた判断と記録
これまでにどの技術情報を、誰に、どの条件で開示したか。これから誰が、どこで製造するのか。出願と秘匿の判断は、この確認から始まります。材料・設備や委託先の変更も見据えて、技術ごとの保護方針、先使用権を支える記録、開示先との契約を整理します。
監修：吉川 景司（弁護士・弁理士／第一東京弁護士会）
目次
1 これまでの開示と、今後の利用先の確認
開示した相手と条件、そして開示した情報の範囲を洗い出します。共同開発先、外注先、部材のサプライヤー、展示会や学会。秘密保持の取決めがあったか、その範囲はどこまでか。図面を渡したのか、配合や工程条件まで渡したのかで、判断は変わります。
次に、今後の製造と利用です。自社の工場だけで作るのか、外注するのか、海外の拠点を使うのか。増産や拠点の移管が予定されているか。
保護の方式は、この事実関係の上でしか決まりません。社内の設備で実施している間は秘匿できても、増産のために外注先へ条件を渡すのであれば、前提が変わります。
2 技術ごとの出願と秘匿の振り分け
一つの製品でも、技術の部分ごとに出願と秘匿を分けて考えます。
特許権には、先使用権などの例外を除き、独自開発による他社の実施にも、権利の範囲内で差止めを求められる利点があります。 一方で、出願内容は原則として公開され、他社による回避設計の手掛かりにもなります。権利の取得とは別に、侵害をどう立証するかが問題になります。物を生産する方法の発明について、一定の場合に生産方法を推定する仕組みはありますが、適用の場面は限られています。また、特許を求める発明については、その分野の通常の知識を持つ人が実施できる程度に、明細書に明確かつ十分な説明が必要です。
秘匿した技術が営業秘密として保護されるには、秘密として管理されていること、有用であること、公然と知られていないことが要ります。「社外に出していない」ことと「秘密として管理している」ことは同じではありません。
表：技術の部分ごとに、外部から何が分かり、何が分からないか
| 技術の部分 | 外部から確認できること | 外部から確認できないこと | 残す技術記録 |
|---|---|---|---|
| 構造・寸法 | 分解、断面観察、X線CT等で把握できる形状、実測寸法、部品配置 | 設計上の公差、加工・組立の順序、使用した治具 | 公差を含む図面と改訂履歴、加工・組立条件、寸法測定結果 |
| 材料・組成 | 分析法と検出限界に応じた、製品中の成分・含有量・結晶状態 | 反応・揮発前の原料配合量、投入順序、中間段階の処理条件 | 原料規格・ロット、配合量・投入順序、処理条件、分析方法と結果 |
| 製造条件 | 金属組織、硬さなど、処理条件を推定する手掛かりとなる製品の状態 | 同様の状態を生む条件のうち、実際の温度・時間・圧力の組合せ | 工程順、設備の設定値、材料の実測温度等の時間履歴、変更前後の比較試験 |
| 装置・制御 | 公開資料で分かる機構、実演で観察できる動作や入出力の応答 | 内部治具の詳細、制御ロジック、センサーの補正値 | 設備・治具図、改造履歴、プログラム本体と版、設定・補正値、動作ログ |
※ 確認できる範囲は、対象と測定・分析の方法によって異なります。「外部から確認できないこと」は、左欄の観察・分析の結果だけでは一意に特定できない事項の例です。
3 先使用権を前提にできる段階か
他社が独自に同じ発明をして特許を得た場合、その権利範囲に入る実施を続ける根拠の一つが先使用権です。基準時は原則としてその特許の出願時ですが、優先権の効力が及ぶ発明については優先日によります。 相手の出願に係る発明の内容を知らずに自ら発明したか、そのように発明した者から知得したことに加え、この基準時に日本国内でその発明を実施する事業又はその準備をしていることが必要です。準備には、即時実施の意図が、客観的に認識できる形で表れていることが求められます。技術を完成させても事業化を未定のまま秘匿する選択はありますが、完成の記録だけで先使用権は認められません。後から準備を始めても、基準時の不足は補えません。 公開しない利益と、将来の実施を先使用権で確保できていないことを併せて判断します。
4 工程変更後も同じ発明の範囲に入るか
先使用権によって実施できるのは、当時の事業の目的の範囲内です。 量産に入れば、条件を振り、材料を替え、設備を更新します。先使用権は、当時の実施の形式そのものに固定されるものではなく、そこに具現された発明と同一性を失わない範囲の変更にも及ぶと考えられています。一方で、何％の材料変更なら許される、性能が同じなら許される、という一律の基準があるわけではありません。
自社で点検するときの順序は4つです。
第一に、比較の基準となる技術を特定します。比較の対象は「変更の直前の工程」ではありません。第3節で確認した基準時に、自社が実施し、または準備していた具体的な技術です。 当時の図面、配合、工程条件、試験結果から、何が実施できる状態にあったかを確認します。
第二に、変更点を、技術的な意味が分かる単位で取り出します。「原料メーカーを変更した」「設備を更新した」では足りません。材料であれば成分、不純物、粒径。設備であれば加熱、加圧、混合の条件のうち、対象の技術に関わる何が変わったのか。微量成分だから軽微、同じ型式だから同一、とは扱いません。
第三に、課題を解決する仕組みと作用効果を比べます。変更の前後で、どの構成や工程の組合せによって目的を達しているのか。最終製品が同じ品質規格に適合するというだけでは、技術的思想が同じであることを示したことにはなりません。
第四に、相手の特許との関係を確認します。
設備の設定温度が同じでも、材料が実際に受ける温度や加熱の時間は変わりえます。炉を更新し、同じ設定値で運転していても、雰囲気やワークの置き方が変われば、材料の熱履歴が同じになるとは限りません。 変更の前後の仕様、変更の理由、比較試験の結果を対応付けて残し、対象となる特許の内容と併せて検討します。
5 技術と事業を結び付けた記録
当時の技術内容と、事業またはその準備の状況を示せるよう、技術資料と事業資料を時系列で結び付けて残します。技術の資料は版で管理し、どの版でいつ製造したかを、発注番号や製造ロットでたどれるようにします。試験結果は、測定の方法と測定した時点、試料の保存条件まで残します。古い試料を後から測定した結果が、そのまま製造当時の状態を示すとは限らないからです。
日付の証明だけでは、先使用権に必要な事実をすべて示せるわけではありません。 誰が何を知っていて、いつ何を決め、どの段階まで進んでいたかという経緯が示せることが要ります。記録を集約する責任を開発部門と知財部門のどちらに置くか、担当者が異動・退職した後に経緯を説明できる人が残るかも、あわせて決めます。
6 開示先・委託先との契約で決めること
製造を外注する場合は、仕様書の版、材料、工程条件、検査結果など、残す記録を委託先と具体的に決めます。契約では、保存期間に加えて、自社への提供の時期と形式、紛争時の証拠としての利用、契約終了後の資料提供と説明への協力を定めます。重要な記録は取引中から自社でも取得し、終了時の返還・消去の条項によって必要な資料が失われないようにします。 再委託先が記録を持つ場合も同じです。
提供した技術が他社向けの製造に使われる場面については、利用目的の限定を定めます（競合企業による営業秘密の不正使用への対応）。共同開発では、発明と権利の帰属、出願の取扱いを先に決めます（共同開発先・退職者による無断の特許出願への対応）。
海外で製造する場合は、日本への輸入等、その発明の国内での実施に係る事業や準備の状況を確認します。製造国での特許への対応は、日本の先使用権とは分けて検討します。
保護の方式は、これまでの開示と今後の製造体制によって変わり、先使用権に頼る部分は記録と契約で支える必要があります。当事務所では、技術ごとの保護方針の検討、先使用権を支える記録の設計、開示先・委託先との秘密保持と記録の提供に関する契約について、個別のご相談をお受けしています。
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