Crisis Management
知识产权侵权警告函的应对
“贵公司的产品侵犯了我们的专利。请立即停止制造和销售，并赔偿我们的损失。”突然收到的警告函，是可能影响主力产品销售和业务关系的重大经营问题。但是，收到警告并不意味着侵权已经成立——侵权是否成立以及所主张权利的有效性，都可能需要仔细审查。重要的是，既不要惊慌失措地停止业务，也不要置之不理，而是根据准确的分析确定应对方针。
审核：吉川景司律师、专利代理师（第一东京律师会）
收到警告函时的核对清单
- 确定发件人、所主张的专利或其他权利、被控产品或行为、要求和截止日期
- 不要急于答复、承认侵权或停止销售
- 保存产品、设计和开发记录、销售和利润数据以及合同
- 确认与供应商及代工厂商之间的补偿条款和通知条款
- 组建由律师、专利代理师和技术人员组成的研究团队
我们可以提供的帮助警告函的分析 / 答复与谈判 / 业务持续及诉讼策略
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1. 收到警告函时不应做的事
- 置之不理：错过发函者设定的期限，本身并不意味着侵权或责任成立，但事态可能升级为诉讼、临时禁令申请或接触您的客户。应及时研究警告的内容以及该期限的性质。
- 以承认侵权的方式答复：未经法律分析就作出“我们将采取适当措施”或“我们将考虑停止”等答复，可能在日后的谈判或诉讼中成为对您不利的证据。
- 条件反射式地停止制造和销售：在确实存在不构成侵权可能性的情况下停止业务，会带来不必要的损失，并使客户感到不安。
- 以整理为名销毁内部记录：开发记录和销售数据，无论是在证明先使用权方面，还是在损害赔偿阶段，都可能正是保护您的证据。
2. 初步应对：团队、期限与合同
（1）了解警告内容并组建团队
首先，准确确认发函者是谁（权利人本人还是其代理律师）、所主张的权利（专利号等）、被控产品或行为、要求事项（停止制造、许可、损害赔偿）以及答复期限。然后，由知识产权、法务、开发和业务部门与律师及专利代理师共同组建团队。律师负责整个争议——答复、谈判、合同、临时禁令和诉讼——专利代理师则负责权利要求解释、审查经过、现有技术、无效审判和订正等技术性研究。需要进行产品分析或实验时，我们还会与技术专家合作；对于基于外国专利的警告——权利范围、程序和救济因国家而异——我们会与当地律师合作。
（2）应对答复期限
发函者单方面设定的期限，本身并非法定期限。但完全保持沉默，会增加被提起诉讼或申请临时禁令的风险。如果分析无法在期限内完成，可以考虑在请求延期的同时，告知已收到函件、正在研究该事项，并说明预计何时作出实质性答复。对方可能不同意延期，因此应在考虑原定期限的前提下推进工作。
（3）审查合同
审查涉及被控产品设计、制造、采购和销售的合同，确认不侵权保证、补偿、争议通知期限、防御主导权、费用分担以及设计变更和退货等条款。向供应商发出通知过晚，可能影响补偿请求，因此应与对发函者的答复同步进行审查。
（4）保全证据
保全被控产品（包括早期版本）、规格书、图纸和源代码、开发和设计记录、测试记录、现有技术检索结果、制造、采购和销售记录（数量、价格、利润、库存）、合同、订单、许可协议和与业务伙伴的往来函件，以及证明您的业务或其准备早于所主张专利申请日的材料。如进行设计变更，应先保全变更前的产品和记录。
3. 法律分析的四个支柱
（1）权利及权利人的状况
确认登记的权利人、存续期间、专利年费的缴纳情况、所主张的权利要求以及任何已登记的专用实施权，并核实发函者是否具有行使该权利的地位。
（2）您的产品是否落入技术范围？（侵权分析）
专利发明的技术范围根据权利要求确定。将权利要求分解为各构成要件，并参照说明书和审查经过（禁止反悔），审查您的产品是否满足全部要件。不构成字面侵权时，考虑等同侵权；供应零部件的，考虑间接侵权。
（3）权利是否有效？（无效分析）
即使是已授权的专利，也可能因缺乏新颖性或创造性，或说明书记载存在缺陷而无效。通过检索发现的有力现有技术，可能显著改变谈判地位。还应考虑专利权人订正权利要求的可能性。
（4）其他抗辩与实施权
考虑先使用权——在专利申请之前，您已独立在日本开始实施该发明的业务或其准备——以及合法销售产品的权利用尽、现有许可和权利滥用。
4. 对方的立场与和解策略
谈判态势因对方是实业公司，还是自身不实施专利而是持有并许可专利的实体（NPE，见Q4）而不同。应调查对方的权利行使记录以及对其他公司发出警告的情况，将其与法律分析相结合，形成解决方案的工作假设。
5. 应对办法
- 有理有据的反驳：根据分析发出答复，阐明您关于不侵权或权利无效的立场。
- 规避设计：研究能否针对所主张的权利要求降低或避免未来的侵权风险；对修改后的设计另行验证，并将变更前产品的过去责任作为另一个问题处理。
- 许可谈判：以业务持续为优先，寻求以合理条件获得许可；许可费率、许可范围以及过去实施的处理是主要谈判要点。
- 无效抗辩与无效审判：在侵权诉讼中，主张该专利应在无效审判中被认定无效，因此不得行使其权利（《专利法》第104条之3）；另可向日本专利厅请求无效审判，寻求使专利无效的终局决定，其效力原则上具有追溯性。
- 确认之诉：在研究确认利益等程序要件后，如果争议可能长期化或升级，可考虑请求法院确认不存在责任。
这些方案并非相互排斥：实践中往往组合运用——在反驳的同时探讨许可条件，或在无效审判进行中开展和解谈判。
6. 如果案件提交法院
专利侵权第一审诉讼原则上适用专属管辖：通常审判籍位于日本东部的案件，由东京地方法院管辖；位于西部的案件，由大阪地方法院管辖。东京地方法院知识产权专门部通常分两个阶段审理，先处理侵权与无效问题，再处理损害赔偿。专利诉讼还涉及该领域特有的程序，例如损害赔偿额的法定推定（《专利法》第102条）及查证（sashō）制度：依当事人申请并符合严格条件时，法院命令由其指定的中立专家到对方工厂检查。该制度仅在专利权或专用实施权侵权诉讼提起后才能使用，起诉前不能使用。侵权诉讼与日本专利厅的无效审判可并行进行（“双轨”），两项程序中的主张与证据必须保持一致。一旦诉讼风险变得具体，应一并考虑库存、订单及继续销售的决定（见Q2）。
如果您已收到专利侵权起诉状或临时处分申请书，应如何应对，请参阅在日本收到专利侵权起诉状或临时处分（临时禁令）申请书时的应对。
7. 基于专利以外的权利的警告
需要研究的要件和抗辩因权利而异。商标：标志是否作为商标使用、商标及商品或服务的近似性、有效性、不使用撤销审判以及先使用。外观设计：注册外观设计的范围、近似性、有效性以及先使用。著作权：是否构成作品、权利归属、接触与相似性、许可以及法定限制。不正当竞争：各类型的法定要件，例如对商品形态的完全照搬模仿（dead copy）以及与知名标识的混同。除专利外，我们也就基于商标、外观设计、著作权及《不正当竞争防止法》的警告提供咨询。
如果您收到了商标侵权警告，关于是继续使用该标志还是更改标志，以及如何处理与过去使用相关的请求，请参阅在日本收到商标侵权警告函时的应对。
8. 权利人接触您的客户时
权利人有时会向您的客户发出涉嫌侵权的通知。如果发函者与您存在竞争关系，且对您客户所作的陈述客观上不实并损害您的商业信誉，该行为可能构成以信用毁损为形式的不正当竞争（《不正当竞争防止法》第2条第1款第21项）。不过，侵权最终被否定这一事实，并不会自动使该通知成为违法：陈述的真实性、权利人正当行使权利的范围，以及通知的目的、必要性和方式，都须逐案审查。同时，向客户审慎说明您的立场和争议现状，以防止信任受损，十分重要。
9. 已收到知识产权侵权通知的企业的咨询
何时联系我们
位于东京的吉川综合法律事务所，为在日本收到知识产权侵权指控通知的企业提供法律意见。我们审查对方的指控、起草答复函、与对方谈判，并处理日本专利厅（JPO）的无效程序、临时处分（临时禁令）程序以及诉讼。
典型情况包括：
- 您的公司已收到侵权警告信或通知。
- 业务伙伴收到有关贵公司产品或服务的警告，贵公司作为供应商、制造商或经销商被要求作出说明或回应。
- 在答复之前，您希望评估侵权指控以及所主张权利的有效性，并研究应对方针，包括是否继续制造或销售。
- 您需要与另一方进行谈判或考虑许可或和解的条款。
- 贵公司已被提出临时处分（临时禁令）申请或被提起诉讼，或有可能面临此类程序。
除专利外，本所也就涉嫌侵犯商标权、外观设计权及著作权，以及日本《不正当竞争防止法》下的请求提供法律意见。
承办此类案件的律师
出縄英行——曾在日本担任法官。他处理过民事案件，包括企业间争议、劳动争议及临时保全救济程序，也曾在法务省工作。个人介绍
原彰一——曾在日本担任法官。他在东京地方法院、千叶地方法院及其他法院处理过涉及商事、劳动、医疗及建设工程争议的民事案件，以及临时保全救济程序。他曾撰写有关美国专利侵权诉讼审判地判例的文章（《IP Journal》，2018年6月）。个人介绍
籔本凌——其经历包括在大型律师事务所处理企业法律事务，以及借调至企业内部法务部门。他的业务包括知识产权及IT法律事务。个人介绍
吉川景司——拥有日本律师（bengoshi）及专利代理师（benrishi）双重资格，并具有理工科背景。他处理知识产权及商业秘密相关争议与诉讼，也处理涉及商标、外观设计权及著作权的设计相关事项。个人介绍
负责的律师（一名或多名）以及处理您事务的安排，将视事务的性质而定。我们会向您说明这些安排。
我们的服务
- 审查通知、所主张的权利及侵权问题：我们审查通知及其主张的依据，评估相关产品、工艺、服务或其他活动是否侵犯所主张的权利，并研究可采取的应对方式。在专利事务中，我们的工作包括将相关产品或工艺与专利权利要求进行比对、检索现有技术，以及根据日本法律评估无效理由和先使用权。我们还协助保全与开发、销售及其他相关活动有关的证据。
- 答复函与谈判：我们制定应对策略，起草答复函和反驳意见，并与对方进行谈判。我们还代表客户参与许可及和解谈判，并起草和审查许可协议及和解协议。
- 与供应商、委托制造商、客户及经销商的合同与沟通：我们审查合同中的保证、补偿及通知条款，并协助与业务合作伙伴进行沟通和协商。如对方已向您的业务合作伙伴告知侵权指控，我们将审查相关通信内容，并研究是否宜作出回应或采取其他法律行动。
- 日本专利厅（JPO）程序、临时处分及诉讼：我们处理在日本专利厅（JPO）进行的专利无效及相关程序，包括提出无效请求以及对无效请求作出答辩。我们代理侵权诉讼的应诉，并应对对方为停止制造、销售或其他活动而提出的临时处分（临时禁令）申请。我们还评估是否提起确认之诉，并在适当情况下寻求法院认定对方就所称侵权无权获得禁令、损害赔偿或其他救济。
必要时，我们会与专利代理师及技术专家合作，并协助取得专家意见。
如何开始
- 联系我们：请通过咨询表单，向我们发送“初次联系时提供的信息和文件”一栏所列的信息。
- 利益冲突审查、咨询安排及费用：我们会就涉及相关当事人的利益冲突进行审查，并告知您我们能否提供咨询、咨询方式以及费用。
- 法律咨询与文件审查：在您同意咨询的范围和费用后，我们会审查通知及相关文件，并说明需要研究的问题和后续步骤。如需进一步调查或审查文件，我们将与您商定其范围。
- 委托后续工作：对于准备答复、谈判或处理日本专利厅（JPO）或法院程序等工作，我们会与您就工作范围和费用达成一致，签订委托协议，然后开始约定的工作。
关于我们的费用
我们会在咨询之前解释咨询费用。
在接受准备答复、谈判或处理日本专利厅（JPO）或法院程序的委托之前，我们会说明工作范围、费用的计算方式、实际支出费用以及付款时间。如工作范围发生变化，我们将说明所增加的工作及相关费用。
初次联系时提供的信息和文件
初次联系时，请提供贵公司名称、联系人姓名、对方名称、指控内容概要、收到通知的日期，以及答复期限（如通知中载明）。如收到警告的是业务合作伙伴，也请提供该合作伙伴的名称。如您已收到法院文书，请告知其中载明的庭审期日及提交期限。
您无需在初次联系时提供保密的技术信息或详细的产品信息。请在我们完成利益冲突审查后，再按我们指定的方式发送通知副本、技术文件及其他材料。我们依据日本法律规定的职业保密义务处理您提供的信息和文件。
仅发送咨询并不意味着我们已同意准备答复，也不意味着我们承担监控或遵守任何期限的责任。
常见问题
Q1. 来函要求“在两周内”答复，但我们无法在此期限内答复。
发件人单方面设定的期限本身并非法定期限，错过该期限并不会直接产生法律效果。实务中，常见的做法是先发出初步答复，确认已收到来函、说明正在研究，并告知预计何时可作出实质性答复，同时请求延长期限。对方未必同意，而完全不予回应会增加被起诉的风险，因此我们建议在所述期限内以某种形式作出回应。
Q2. 我们可以继续销售被指控侵权的产品吗？
是否继续销售，应结合侵权、无效及抗辩的判断前景、临时禁令风险、继续销售新增的数量及由此产生的潜在赔偿额、规避设计的可行性，以及对客户的影响决定。认定专利侵权时，推定存在过失（《专利法》第103条），但收到警告函并不会自动认定故意或重大过失，也不会自动增加赔偿。请根据需要取得专业意见，再决定继续、调整或停止。
Q3. 如果取得许可即可解决问题，是否应直接付费？
尽早取得许可，从业务连续性和纠纷成本的角度看可能是合理的选择。同时，不侵权、无效及先使用权的前景，既影响是否需要许可，也影响许可条件。除许可费率外，还应在作出决定前审查许可涵盖的产品、地域和期限、对过去实施行为的处理、关联公司及业务合作伙伴的地位、审计条款以及终止后的安排。
Q4. 我们收到了所谓“专利流氓”（patent troll）的警告。这与实际经营业务的公司发出的警告有何不同？
“专利流氓”（patent troll）并无确定的法律定义，且通常带有贬义；对于持有专利并进行许可、但自身不实施专利的主体，我们使用中性术语NPE（non-practicing entity，非实施主体）。NPE可能包括大学、研究机构及技术转移机构，因此是NPE这一点本身并不意味着其行使权利不当。若NPE以获取许可收入为目的，由于其不销售竞争产品，基于贵公司自有专利的反诉以及设计变更等基于市场的谈判筹码，其作用方式与和实际经营业务的公司之间的纠纷不同。NPE同样可以请求禁令和损害赔偿，因此不能轻视该警告。不应根据发件人的背景来决定是否付费，而应审查权利本身及其状态、权利要求与贵公司产品的对应关系、无效理由以及先使用权。
Q5. 早在专利申请之前，我们就一直在制造和销售同一产品。我们仍可能构成侵权吗？
即使贵公司产品落入专利发明的技术范围，若先使用权成立，仍可能允许贵公司在申请时已存在的事业或事业准备的范围内继续实施该发明。但是，仅凭在申请前已经经营同一产品这一事实，并不当然成立先使用权。其成立要件包括：贵公司在不知道专利权人发明内容的情况下独立完成了该发明（或从独立完成该发明的人处得知该发明），且在申请时已在日本国内实施该发明的事业，或已为此进行了有效准备。所谓“准备”，不仅限于构想或研究，而是要求具有客观上可识别的、即将实施该事业的意图。请保存开发日志、图纸、试制品、测试记录、订单和报价单、制造及销售记录、内部审批文件、往来通信以及文件时间戳，以便能够证明申请日当时的状况。另请注意，如果贵公司在申请前的制造和销售使该发明成为公知或被公开实施，则可能构成否定该专利新颖性的无效理由；而秘密的内部实施虽然可能支持先使用权的成立，但其本身并不破坏新颖性。先使用权与无效须分别分析，二者各有其要件和效果。
应对侵权警告，需要同等兼顾技术、法律和经营判断。收到警告函时，请在答复前与我们联系咨询。
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